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08-03-2019

Perchè Mc Donald's ha perso la prima battaglia sul marchio "Big Mac"

Avv. Valentina Dato

La recente decisione n. 14 788 C, emessa lo scorso 11 gennaio dalla Divisione di annullamento dell’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ha definito la controversia tra la multinazionale “McDonald’s” e la società irlandese “Supermac’s”, riferita al marchio UE “Big Mac” di titolarità di McDonald’s.


Il colosso mondiale ha quindi perso la prima battaglia, avendo già preannunciato il ricorso nei confronti di tale decisione, su un segno distintivo che, negli anni, ha contraddistinto un classico intramontabile di Mc Donald’s: il panino “Bic Mac”.


La vicenda aveva ad oggetto il segno “Big Mac”, marchio registrato da Mc Donald’s nel 1998 per il territorio dell’unione europea e per i prodotti delle classi 29, 30 e 42 della Classificazione di Nizza (alimenti, sandwich e servizi di ristorazione in franchising). Big Mac è dunque un marchio dell’Unione europea, disciplinato dal Regolamento n. 1001/2017 del Consiglio CE (“RMUE”).


Essere titolari di un marchio dell’Unione europea significa avere il diritto esclusivo di utilizzare il marchio (“Big Mac”) per determinati prodotti in tutti gli stati dell’Unione europea. Ciò significa che il titolare di un marchio comunitario può impedire ad altri di utilizzare il medesimo marchio (o marchi interferenti, cioè simili) per contraddistinguere i prodotti delle categorie per cui è registrato.


La titolarità del marchio si ottiene con il deposito, presso l’Euipo, della domanda di registrazione, che fa godere il marchio della c.d. “presunzione di validità” (art. 127 RMUE).Tuttavia, chi ne ha interesse, può intraprendere azioni volte a dichiarare la nullità del marchio contestato, oppure utilizzare la domanda di nullità come “difesa” in caso di “attacco” da parte del titolare di marchio.


Per mantenere il proprio potere distintivo il marchio deve essere usato con continuità e, quindi, il titolare del marchio registrato deve dimostrare di usarlo e di averlo usato nei 5 anni precedenti all’instaurazione del giudizio di decadenza.


Come dimostra il caso del marchio “Big Mac”, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto utilizzo del marchio, per contrastare una domanda di decadenza, non è sufficiente che l’uso del marchio appaia credibile, ma occorre che il titolare ne conservi e quindi produca – in caso di giudizio – la relativa prova.


Infatti, con la decisione n. 14 788 C dell’11 gennaio 2019, la “Divisione di annullamento” dell’Euipo ha accolto la domanda di decadenza per non uso del marchio UE “Big Mac” formulata da Supermac’s Ltd, catena di fast food irlandesi, nei cui confronti la stessa McDonald’s aveva a suo tempo intrapreso un’azione legale per inibire l’utilizzo del naming Supermac’s, sulla base della presupposta somiglianza con il marchio “Big Mac”.


Secondo la Divisione, McDonald’s non avrebbe dimostrato “l’uso effettivo del marchio dell’Unione europea contestato per nessuno dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato” per un periodo continuativo di cinque anni (dal 2012 al 2017).


Le prove d’uso fornite da McDonald’s sono state: 1) dichiarazioni giurate firmate dai rappresentanti/dipendenti di McDonald’s in Germania, Francia, Regno Unito relative alle vendite e al fatturato nel periodo 2011/2016; 2) opuscoli e stampe di manifesti pubblicitari in tedesco, francese e inglese; 3) esempi di confezioni di sandwich; 4) estratti di siti web e una stampa di en.wikipedia.org che fornisce informazioni sull’hamburger “Big Mac”, e altro ancora.


Dopo avere esaminato il materiale sopra indicato, la Divisione di annullamento dell’Euipo ha però ritenuto che i documenti prodotti “non forniscono alcun dato per la reale presenza commerciale del marchio UE per nessuno dei prodotti o servizi pertinenti”.


Pertanto, secondo gli esaminatori, McDonald’s non è stata in grado di fornire informazioni esaustive sul fatto che i prodotti contrassegnati con il marchio UE “Big Mac” siano stati offerti per la vendita effettiva, dal momento che “non vi è alcuna conferma di transazioni commerciali”.


In particolare, nessuno tra gli opuscoli, gli imballaggi e le stampe prodotti avrebbe fornito informazioni sufficienti a sostegno delle cifre relative alle vendite ed al fatturato, così come asserite nelle dichiarazioni giurate. E’ principio conforme in giurisprudenza, infatti, che “le dichiarazioni, anche giurate, attestanti l’uso del marchio rese dalla parte o da soggetti a questa direttamente legati, non rilevano in difetto di ulteriori precisi riscontri” (cfr. Trib. 16-5-2015, T-503/12 Alaris; Trib. 16-5-2015, T-530/10, Mozart in “M.U. Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza”).


Inoltre, quanto agli opuscoli, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “questi possono servire al massimo come indizio, ma deve esservi anche la prova dell’entità della loro effettiva distribuzione e della quantità di vendite effettuate di prodotti tutelati dal marchio” (Trib. 23-2-2006, T-194/03, Il Ponte Finanziaria in “M.U. Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza”). Invero, ha sostenuto l’Euipo, che per quanto i materiali e gli opuscoli prodotti rappresentino il marchio UE “Big Mac”, non sono state fornite informazioni su come sono stati distribuiti, a chi sono stati offerti e quali potenziali e/o effettivi acquisti hanno comportato.


Infine, secondo gli esaminatori europei, la semplice presenza del marchio sui siti web è stata di per sé insufficiente a dimostrare l’uso effettivo del marchio UE, in quanto il sito web non indicava né il luogo, né l’ora, né l’estensione di tale utilizzo (e tali informazioni non sono state fornite diversamente).


La decisione commentata, , conferma la severità dell’ufficio comunitario nel considerare le prove d’uso di un marchio. Ne discende che, in sede europea, l’uso di un marchio non potrà essere validamente dimostrato con testimonianze o presunzioni semplici, ma dovrà basarsi su elementi probatori rigorosi, idonei a dimostrare in modo convincete ed oggettivo il genuine use del marchio in termini di durata, estensione, localizzazione ed intensità sul mercato interessato.


E c’è da monitorare se e quanto questa tendenza verrà assorbita dalle Sezioni Specializzate in materia di impresa italiane, nelle riconvenzionali decadenza dei marchi UE e nelle azioni di cancellazione dei marchi italiani.


Avv. Valentina Dato


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