Un segno distintivo parzialmente tipico: il Domain name

AFPC – Pozzato

Il nome a dominio si annovera fra i segni distintivi d’impresa, in virtù della sua funzione individualizzante e distintiva dell’attività svolta dal suo titolare.

Il nostro ordinamento giuridico garantisce tutela anche a segni diversi dai segni distintivi d’impresa tipici (marchio, ditta, denominazione o ragione sociale e insegna) e fra i segni “atipici” si annovera anche il domain name (o nome a dominio). Si tratta di uno strumento tecnico di indirizzo del world wide web che identifica e contraddistingue il sito internet con cui l’impresa titolare mira a farsi conoscere sfruttando l’ampio bacino di utenza del web e attraverso cui, eventualmente, provvede anche alla gestione delle vendite online dei propri prodotti o servizi (cd. e-commerce).

Le principali funzioni riconducibili al nome a dominio sono: la funzione di indirizzo telematico, che consente all’utente, da un punto di vista tecnico, di accedere al sito contrassegnato dal nome a dominio, e la funzione attrattiva, di richiamo, tipica di ogni segno distintivo, volta ad attirare l’attenzione degli utenti per invogliarli a visitare il sito. Ad assolvere quest’ultima funzione, di carattere squisitamente individualizzante, è la parte centrale dell’indirizzo Internet che prende il nome di “cuore” del sito in virtù della sua valenza caratterizzante un determinato spazio digitale.

Il nome a dominio è il risultato di una combinazione alfanumerica che può essere formata nella maniera più varia, a discrezione del suo titolare, e in relazione alla quale si parla più propriamente di Second Level Domain (SLD). Questa sequenza di lettere e/o numeri diversamente combinati tra loro si interpone tra il prefisso che caratterizza ogni sito web (“www”) e quello che viene definito Top Level Domain (TLD) ovvero l’”estensione” indicativa o dell’ambito territoriale nel quale è avvenuta la registrazione del dominio (detta Country code Top Level Domain o ccTDL, come ad es.: .it; .fr; .es; .de;) o del tipo di attività svolta in Rete dal soggetto tramite il proprio sito (nota come Generic Top Level Domain o gTDL, fra cui ad es.: .com; .net; .org; .info).

La progressiva diffusione di Internet e il suo considerevole impiego a scopi commerciali ha spinto buona parte degli imprenditori ad adottare un proprio sito web mediante la registrazione di uno specifico nome a dominio, generalmente corrispondente al marchio d’impresa, al fine di pubblicizzare ma soprattutto rendere distinguibili i beni o i servizi offerti da quelli provenienti da altre imprese operanti sul mercato online. Ciò ha permesso ai nomi a dominio utilizzati nell’attività economica di acquisire un notevole valore commerciale tale da giustificare la loro espressa qualificazione alla stregua di segni distintivi d’impresa, con conseguente applicazione della relativa disciplina giuridica contenuta nel Codice della Proprietà Industriale nonché negli artt. 2598 e ss. del Codice Civile.
Il diritto di esclusiva sul nome a dominio si acquisisce a seguito di una procedura di registrazione che varia a seconda del tipo di estensione (TLD) che si intende assegnare al proprio indirizzo Internet.
Le procedure di registrazione, assegnazione e cancellazione dei nomi a dominio con suffisso consistente in un Generic Top Level Domain sono soggette ai regolamenti e alle policy emanate dall’I.C.A.N.N. (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), un’organizzazione privata no profit con sede negli Stati Uniti che opera in qualità di ente centrale di gestione, controllo e coordinamento dell’intero sistema dei nomi a dominio (DNS o Domain name system).
Diversamente, le procedure di registrazione dei domain names aventi come suffisso la rispettiva sigla nazionale (Country code Top Level Domain) sono gestite e regolate, su delega dell’ICANN, da un ente pubblico istituito in ogni Paese, denominato National Registration Authority. In Italia, ad esempio, l’autorità amministrativa responsabile dell’assegnazione dei domini Internet è il Registro Italiano (o Registro dei Nomi Assegnati, RNA).
Il procedimento di registrazione è governato da due principi: il principio dell’unicità del nome a dominio, secondo cui non possono coesistere nel web due domini identici, e il principio esemplificato dalla formula “first come first served”, in forza del quale l’assegnazione dei nomi a dominio avviene esclusivamente seguendo l’ordine cronologico delle richieste.
Il criterio della precedenza temporale della richiesta dovrebbe di per sé impedire l’insorgenza di problemi di confondibilità fra i nomi a dominio, essendo tecnicamente esclusa la possibilità che esista fra essi una piena identità.
Valendo il principio del first come first served non esistono organi preposti allo svolgimento di un esame preliminare diretto a verificare la confondibilità delle nuove domande rispetto alle registrazioni preesistenti e a valutarne la buona fede. Per questa ragione si ritiene opportuno eseguire una valutazione di disponibilità del dominio prima di procedere con l’istanza di registrazione.
In qualità di segno distintivo d’impresa, oltre al divieto di «doppia registrazione» del medesimo nome a dominio, un altro principio fondamentale è il divieto di registrazione di un nome a dominio identico o simile ad un segno distintivo altrui (principio di unitarietà dei segni distintivi), la cui violazione costituirebbe un’ipotesi di contraffazione.

Con D. Lgs. n. 30/2005 che ha emanato il Codice della Proprietà Industriale, il legislatore ha riconosciuto i nomi a dominio destinati ad un uso commerciale (cd. nome a dominio aziendale) come segni distintivi autonomi, tuttavia ad oggi manca una legislazione specifica in subiecta materia; soltanto alcune norme del CPI, e segnatamente quelle relative ai rapporti tra marchio d’impresa e altri segni distintivi, contengono un espresso riferimento al nome a dominio usato nell’attività economica, riconducendo il segno alla categoria dei “segni distintivi diversi dal marchio registrato”.
I nomi a dominio sono così entrati a far parte dei diritti di proprietà industriale “non titolati” ex art. 2, comma 5, c.p.i., dal momento che la registrazione presso la Registration Authority non ha natura giuridica di accertamento costitutivo, ma soltanto tecnica.
Gli articoli del Codice in cui si menziona il nome a dominio sono:

  • Art. 12 co. 1 lett. b), che preclude la registrazione come marchio d’impresa di un segno che sia identico o simile ad un segno già noto come nome a dominio usato nell’attività economica per prodotti o servizi identici o affini, qualora possa determinarsi un rischio di confusione (o associazione) per il pubblico;
  • Art. 22, che sancisce il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, in virtù del quale è vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno uguale o simile ad un marchio altrui se, a causa dell’identità o affinità tra l’attività d’impresa dei titolari dei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi tra i segni un rischio di confusione o di associazione per il pubblico (comma 1); tale divieto si estende all’utilizzo come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini (a prescindere quindi da un eventuale rischio di confusione), qualora il marchio goda di rinomanza e l’uso del segno consenta di trarne un indebito vantaggio (comma 2);
  • Artt. 118 co. 6 e 133, di portata processuale, i quali abilitano i rimedi della revoca e del trasferimento, su domanda dell’avente diritto, dell’assegnazione del nome a dominio aziendale registrato in violazione dell’art. 22 c.p.i. o la cui registrazione è stata richiesta in mala fede, e riconoscono la tutela cautelare dell’inibitoria e del trasferimento provvisorio in capo all’avente diritto del nome a dominio illegittimamente registrato.

Occorre rilevare che, ove fosse contestata l’esistenza di un’interferenza tra nome a dominio e un segno distintivo altrui, il rischio di confondibilità dovrà valutarsi esclusivamente con riferimento al Second Level Domain ovvero la parte centrale caratterizzante l’indirizzo web.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la differenziazione dei suffissi (“.it”, “.com”) non è di per sé sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni contrapposti trattandosi di una variazione marginale e attesa la funzione prettamente tecnica che il TLD è destinato a svolgere, oltre che la totale assenza in essa di qualsivoglia connotazione distintiva (Trib. Roma, 29.04.2008). È stato inoltre rilevato che l’interferenza tra un marchio anteriormente registrato e un nome a dominio si verifica per effetto della sola registrazione del nome a dominio (quindi anche senza l’attivazione del sito internet) che configura un uso illecito dell’altrui segno distintivo (Trib. Roma, 28.04.2004; Trib. Firenze, 16.05.2006).

La funzione distintiva riconosciuta al nome a dominio ha fatto sorgere anche in relazione al medesimo i problemi tipici dei segni distintivi d’impresa, venendo così a profilarsi nella Rete un ventaglio di nuove pratiche di concorrenza sleale:

    • Cybersquatting o Domain grabbing: pratica che consiste nella registrazione come nome a dominio di segni distintivi o nomi altrui, generalmente celebri o rinomati, in assenza di un reale interesse imprenditoriale e perciò al solo fine di “appropriarsi del segno”, sfruttandone la notorietà e precludendo all’avente diritto di registrare il proprio domain name in quanto tecnicamente impossibile. L’obiettivo è quello di transitare gli utenti sul sito abusivamente registrato costringendoli ad accedere a pagine che non avrebbero visualizzato oppure di lucrare sulla cessione dello stesso a soggetti realmente interessati alla registrazione, traendone un ingiusto profitto;
    • Deep Linking: pratica che, attraverso un utilizzo improprio dei link ipertestuali, trasferisce l’utente dalla pagina di un determinato sito web a quella di un sito appartenente ad un soggetto diverso, allo scopo di confondere il visitatore che, indirizzato verso altri siti, può essere indotto a ritenere sussistente un’associazione tra i rispettivi gestori, configurando uno sfruttamento parassitario dell’attività altrui;
    • Meta-tag: pratica che consiste nell’utilizzo del marchio altrui come meta-tag, ossia come parola chiave non immediatamente visibile sulla pagina web che i motori di ricerca utilizzano per individuare e indicizzare i vari siti presenti in Internet. L’adozione come meta-tag di un marchio ha lo scopo di far apparire il sito di un soggetto diverso dal titolare del marchio fra i risultati delle ricerche degli utenti effettuate in relazione a quest’ultimo, con la potenziale conseguenza di deviare l’internauta verso il sito di terzi e creare un rischio di confusione tra l’impresa titolare del marchio e il titolare del sito.

L’ICANN e le singole Autorità nazionali preposte al corretto svolgimento delle procedure operative di registrazione e assegnazione dei nomi a dominio hanno rispettivamente elaborato un corpus di regole che devono essere contrattualmente accettate e osservate da chiunque richieda un nome a dominio.
In base a tali regole, l’istanza di registrazione non può essere accolta allorquando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: il nome a dominio registrato è identico o simile ad altro nome o segno distintivo tale da indurre in confusione il pubblico; l’assenza in capo all’assegnatario di un diritto o interesse legittimo sul dominio; la registrazione del nome a dominio eseguita in malafede.
Al fine di risolvere le controversie scaturenti dal conflitto fra domain names e segni distintivi altrui, è prevista la possibilità di avviare una procedura di contestazione presieduta da un arbitro o da un collegio di arbitri esperti, al termine della quale, accertata la sussistenza delle condizioni suddette, la Registration Authority competente dovrà procedere alla riassegnazione del nome a dominio il quale verrà trasferito all’avente diritto qualora ne abbia fatto esplicita richiesta.
Va precisato che la procedura amministrativa di riassegnazione descritta non preclude un’eventuale azione in sede giudiziaria.

In particolare, il Regolamento per la risoluzione delle dispute del Registro italiano prevede due procedure alternative: l’arbitrato irrituale, subordinato al consenso di ambedue le parti e la cui irritualità comporta che la decisione del Collegio arbitrale non abbia il valore di una sentenza bensì di un contratto, oppure la procedura di riassegnazione del dominio, più semplice ed immediata che non richiede l’accettazione delle parti.
L’instaurazione di entrambi i procedimenti suddetti presuppone tuttavia l’apertura di una procedura di opposizione alla registrazione che produce l’effetto di “congelare” l’assegnazione del nome a dominio fino alla risoluzione della controversia e consente a chi l’ha promossa di godere di una prelazione sull’eventuale nuova assegnazione del nome a dominio utilizzato illecitamente.
Alternativamente all’arbitrato irrituale e alla procedura di riassegnazione, la controversia può essere risolta anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.

L’avvio di un procedimento giudiziale (o arbitrale) comporta l’applicazione ai domain names delle misure processuali previste dal D. Lgs. 30/2005 a tutela dei diritti della proprietà industriale (titolati e non).
Qualora l’adozione dell’altrui segno distintivo come domain name fosse considerata illecita dall’organo giudiziario, sarebbero applicabili in via cautelare l’inibitoria dell’utilizzo indebito del nome a dominio rivolta contro il titolare ma che coinvolge anche la Registration Authority e il gestore della piattaforma ospitante il sito interessato (Internet Service Provider), con l’obbligo, rispettivamente, di procedere all’eliminazione del sito web e di cancellare l’indirizzo Internet, nonché il trasferimento provvisorio eventualmente subordinato alla prestazione di una idonea cauzione a favore del beneficiario del provvedimento. A conclusione del merito, il giudice potrà disporre la revoca o il trasferimento definitivo in capo all’avente diritto.
A tali misure possono essere annessi dei rimedi accessori quali la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione contestata successivamente e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento (ex art. 131, comma 2, c.p.i.) e/o la pubblicazione dell’ordinanza cautelare che inibisce in via d’urgenza l’utilizzo dell’altrui marchio come domain name (ex art. 126 c.p.i.), che può avvenire anche all’interno del sito contestato.

In base alle considerazioni sopra riportate si può affermare che il nome a dominio abbia ormai unanimemente assunto un ruolo fondamentale nel sistema dei segni distintivi dell’impresa e nel sistema socio-economico tanto da estendere anche a tale figura le tutele previste dall’ordinamento in favore dei segni distintivi tipici. Il riconoscimento di una capacità distintiva del domain name determina però anche la potenziale insorgenza di conflitti con altri segni, da cui deriva la necessità che ogni impresa, prima di sfruttare i vantaggi della Rete, conduca una scrupolosa ricerca sull’eventuale esistenza di segni distintivi preesistenti identici o simili al nome a dominio prescelto. Ciò consentirà di evitare non solo possibili rivendicazioni connesse alla confondibilità o alla titolarità del nome a dominio utilizzato, ma anche la perdita di consistenti investimenti promo-pubblicitari allo scopo di assicurarsi un buon posizionamento sul mercato.

Dott.ssa Diletta Pozzato